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IP News / Enero 2018

VIENTOS DE CAMBIO EN ARGENTINA

Modificaciones de importancia en procedimientos en marcas y patentes.   

El presente artículo trata acerca de los puntos más importantes respecto del D.N.U. Nº 27/2018 del 10 de enero de 2018, de aquí en adelante el “Decreto”,el cual modifica determinados artículos de la actual Ley De Marcas y Designaciones (Ley Nº 22.362), la Ley De Patentes De Invención Y Modelos De Utilidad (Ley Nº 24.481), y del Decreto-Ley N° 6673/1963.

En los considerandos del “Decreto”, podemos apreciar que en el ámbito marcario, se manifiesta la necesidad de implementar un procedimiento administrativo para las partes, previo a la instancia judicial, para el tratamiento y resolución de las oposiciones a las solicitudes de registro de marcas, con el fin de reducir plazos en la obtención de las resoluciones, así como en los Modelos y Diseños que, con las modificaciones que se proponen, los usuarios podrán efectuar solicitudes múltiples de registro por expediente, adoptar nuevas tecnológicas en el modo de presentar dibujos, y solicitar el aplazamiento de la publicación.

He aquí una reseña de lo que establece la actual normativa y los cambios que introduce el “Decreto”, los cuales a la fecha del envío de este Newsletter aún no han sido implementados.

En lo referido a Marcas, específicamente, respecto a las formalidades del trámite de registro de una marca, el artículo 70 del “Decreto”, expresa que las oposiciones al registro de una marca deberán deducirse electrónicamente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y no por escrito como es actualmente.

Asimismo, el artículo 71 del “Decreto” , establece una modificación relevante en lo que respecta al procedimiento de las Oposiciones en la actual Ley De Marcas Y Designaciones, Ley Nº 22.362. La mencionada ley expresa en su artículo 16 que “cumplido un (1) año contado a partir de la notificación” de la oposición “se declarará el abandono de la solicitud en los siguientes casos: a) si el solicitante y oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y aquél no inicia acción judicial dentro del plazo indicado; b) si promovida por el solicitante la acción judicial, se produce su perención”.

Por el contrario, el nuevo artículo 16, establece un sistema por el cual, cumplidos tres meses desde la notificación de una oposición, si el solicitante no obtiene su levantamiento, será la misma Dirección Nacional de Marcas la encargada de resolver en instancia administrativa al respecto.

A su vez, el artículo 17 de la Ley Nº22.362, expresa que el procedimiento para obtener el retiro de oposiciones es llevado a cabo a través del inicio de una acción judicial. Por su parte, el “Decreto” modifica dicho artículo, ya que “el procedimiento para resolver las oposiciones, será fijado por la Autoridad de Aplicación (…)”, y “ (…) las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional De Marcas serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro de los treinta (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá presentarse en el I.N.P.I., quien lo remitirá a la justicia (…)”. Como puede apreciarse, primero deberá agotarse la instancia administrativa para poder accionar judicialmente con el fin de obtener el levantamiento de una oposición.

En lo que respecta a Nulidades, el “Decreto” establece que el “I.N.P.I.”, a través de la Dirección Nacional De Marcas, de oficio o a pedido de parte, resolverá en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se refiere el inciso a) del presente artículo. La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable en el plazo de 30 (treinta) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; el que será presentado en el “I.N.P.I.”. El cambio resulta de importancia, ya que la Ley Nº22.362 en los artículos 23 y 24, solamente hace referencia a la nulidad en instancia judicial.

En lo que respecta a la Caducidad de una Marca, el artículo 26 de la Ley Nº22.362, expresa que “A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio incluido en otras clases o si ella forma parte de la designación de una actividad”.

Por su parte, el “Decreto” establece que el “I.N.P.I.”, de oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los 5 (cinco) años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor. La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será apelable en el plazo de 30 (treinta) días hábiles desde la notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser presentado en el “I.N.P.I.” No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella forma parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros. Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de la marca hasta ese momento”.

El artículo 47 de la Ley Nº22.362 establece que “Los trámites que se realicen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial están sujetos al pago de tasas, cuyo monto fijará la reglamentación (…)”. Por su parte, el “Decreto” modifica dicho artículo, otorgándole mayor cantidad de facultades al I.N.P.I., ya que, según dicho decreto, “(…) se encuentra facultado para dictar la normativa complementaria de la presente Ley, en cuanto al procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y simplifiquen el trámite de registro. A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto en la sección segunda de la presente ley; limitar el examen de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del título a lo que resuelva el “I.N.P.I.” en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de París ante eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión”.

En lo que respecta a Patentes, el artículo 19 de la Ley De Patentes De Invención Y Modelos De Utilidad (Ley Nº 24.481) expresa que “Para la obtención de la patente deberá acompañarse: a) La denominación y descripción de la invención; b) Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción; c) Una o más reivindicaciones; d) Un resúmen de la descripción de la invención y las reproducciones de los dibujos que servirán únicamente para su publicación y como elemento de información técnica; e) La constancia del pago de los derechos; f) Los documentos de cesión de derechos y de prioridad. Si transcurrieran 90 (noventa) días corridos desde la fecha de presentación de la solicitud sin que se acompañe la totalidad de la documentación, ésta se denegará sin más trámite, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada. La falta de presentación dentro del mismo plazo de los elementos consignados en el inciso f) originará la pérdida del derecho a la prioridad internacional.”. Por su parte, el “Decreto” modifica el artículo d) en adelante, a saber: “Para la obtención de la patente deberá acompañarse (…): Un resúmen de la descripción de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica. Transcurridos 30 (treinta) días corridos, desde la fecha de presentación de la solicitud sin cumplimentar los requisitos señalados precedentemente, aquella se denegará sin más trámite”.

Asimismo, podemos apreciar nuevamente una reducción de plazos planteada por el reciente Decreto, dado que la Ley Nº 24.481 en su artículo 23 establece que “Durante su tramitación, una solicitud de patente de invención podrá ser convertida en solicitud de certificado de modelo de utilidad y viceversa. La conversión sólo se podrá efectuar dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha de su presentación, o dentro de los 90 (noventa) días siguientes a la fecha en que la Administración Nacional De Patentes lo requiera para que se convierta. En caso de que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado se tendrá por abandonada la misma.”.

El “Decreto”, expresa que respecto a dicha conversión, el solicitante podrá efectuarla “(…)dentro de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; o dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la fecha en que la Administración Nacional De Patentes lo hubiera requerido (…)”.

El artículo 24 de a Ley Nº 24.481 también tendrá una reducción de plazos, ya que actualmente expresa que “La Administración Nacional De Patentes realizará un examen preliminar de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario o se subsanen omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento, en un plazo de 180 (ciento ochenta) días, se considerará abandonada la solicitud.” Por su parte el “Decreto”  acorta dicho plazo a 30 (treinta) días corridos.

Nuevamente ocurre una reducción de plazos en el artículo 27 de la Ley Nº 24.481, dado que en su último párrafo expresa que “(..) Si transcurridos 3 (tres) años de la presentación de la solicitud de patente, el peticionante, no abonare la tasa correspondiente al examen de fondo, la misma se considerará desistida.”, mientras que el “Decreto” considera desistida la solicitud de patente transcurridos 18 (dieciocho) meses de dicha presentación.

A su vez, el artículo 32 de la Ley Nº 24.481 es modificado por el “Decreto”, dado que la concesión de una Patente de Invención ya no será publicada en un Boletín, sino directamente en la página web del “I.N.P.I.”, de acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca por la Autoridad de Aplicación.

En lo referido a Modelos de Utilidad, el artículo 57 de la Ley Nº 24.481 expresa que “Presentada una solicitud de modelo de utilidad, se examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 50 y 53. Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el párrafo anterior, o subsanado cuando ello fuere posible, se expedirá el certificado”. Por su parte, el “Decreto” expresa que “Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la Administración Nacional De Patentes examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55. Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud. Dentro del plazo de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la publicación, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental. Las observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión. Vencido este último plazo, la Administración Nacional De Patentes procederá a resolver la solicitud y expedirá el certificado de modelo de utilidad en caso de corresponder. Transcurridos 3 (tres) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de utilidad sin que el solicitante hubiese abonado la tasa de examen de fondo, la solicitud se considerará desistida”. Como podemos apreciar, hay una ampliación en las facultades de la Administración Nacional de Patentes.

El artículo 68 de la Ley 24.481 establece que “Cuando las solicitudes sean presentadas por medio de representante legal, éste deberá acreditar su personería mediante: a) Poder o copia de poder certificado que lo faculte; b) Poder otorgado de conformidad con la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el representante sea una persona jurídica extranjera; c) En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personería del representante, siendo suficiente una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encontrara inscripto en el registro general de poderes que obrara en el I.N.P.I.”. Por su parte el “Decreto” expresa que “La representación invocada en la solicitudes de patentes de invención y/o modelos de utilidad tendrá carácter de declaración jurada. En caso de considerarlo pertinente la Administración Nacional De Patentes podrá requerir la documentación que acredite el carácter invocado. En el supuesto de invocarse el carácter de gestor de negocios, se deberá ratificar la gestión dentro del plazo de 40 (cuarenta) días hábiles posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de declarar la nulidad de la presentación”.

Asimismo el artículo 72 de la Ley 24.481 establece que “Procederá el recurso de reconsideración: a) Contra la resolución que deniegue la concesión de una patente, o modelo de utilidad; b) Contra la resolución que haga lugar a las observaciones previstas, en los términos del artículo 29 de la presente ley en ambos casos se presentará por escrito ante el Presidente del “I.N.P.I.” en un plazo perentorio de 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. (…)”. Por otro lado el “Decreto” establece que “Procederá el recurso de apelación administrativo contra la disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del I.N.P.I. en el plazo perentorio de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la disposición respectiva. (…)”. En consecuencia, ya no procederá el recurso de reconsideración en los casos expuestos, sino el recurso de apelación administrativo.

En su artículo 6, inciso a, el Decreto-Ley N° 6673/1963 establece que “No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto: a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del depósito, salvo los casos contemplados en el artículo 14 del presente decreto. Sin embargo, no constituirá impedimento para que los autores puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por sí o por medio de persona autorizada, el modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en la Argentina o en el exterior, a condición de que el respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria.” Por su parte, el “Decreto” se diferencia notablemente del artículo anteriormente mencionado, dado que establece que “No podrán gozar de los beneficios que otorgue este Decreto-Ley: a) Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha del registro. Sin embargo, no se reputan conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los 6 (seis) meses que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones: 1. Que tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos. 2. La divulgación proveniente de un tercero por un acto de mala fe o infidencia; de un incumplimiento de contrato u otro acto ilícito cometido contra el autor o sucesor legítimo. 3. La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales.”

Otro cambio importante, esta vez en lo que respecta fundamentalmente a la cantidad de solicitudes de Modelos o Diseños Industriales, es efectuado en el artículo 8 del Decreto-Ley N° 6.673/1963. Dicho artículo expresa que “El registro de un modelo o diseño industrial, así como las prórrogas mencionadas en el artículo anterior y la expedición de nuevos testimonios o certificados, pagarán las tasas y aranceles que se determinen en la reglamentación de este decreto. Dichas tasas serán fijadas por la Secretaría de Industria y Minería y deberán ser ingresadas en la Cuenta Especial “Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – Servicios Requeridos”. Sin embargo, el “Decreto” dispone que “La solicitud de registro de un modelo o diseño industrial, la inclusión en la solicitud de hasta 20 (veinte) modelos o diseños industriales, las solicitudes de registros divisionales, el aplazamiento de publicación, como las renovaciones mencionadas en el artículo anterior, abonarán los aranceles que se determinen en la reglamentación respectiva, cuyos valores serán establecidos de manera proporcional al valor fijado para el arancel que se percibe por el registro originario de un modelo o diseño industrial. El “I.N.P.I.” se encuentra facultado para establecer, modificar y eliminar aranceles, inclusive aquellos tendientes al mantenimiento del derecho del titular”.

Este criterio se reafirma en el artículo siguiente, dado que el Decreto-Ley N° 6673/1963 en su artículo  9 expresa que “Un mismo registro puede comprender hasta cincuenta ejemplares de realización de un solo modelo o diseño, siempre que entre todos exista homogeneidad”, mientras que el “Decreto” dispone que “Una misma solicitud de registro podrá incluir hasta 20 (veinte) modelos o diseños industriales únicamente cuando todos ellos se apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales del Arreglo De Locarno. Si una solicitud que incluye más de 1 (un) modelo o diseño industrial no cumple con las condiciones prescriptas por la normativa vigente, la Dirección De Modelos Y Diseños Industriales del I.N.P.I., podrá exigir al solicitante que, a su elección, modifique la solicitud del registro inicial para cumplir tales condiciones o bien divida la solicitud de registro inicial en 2 (dos) o más solicitudes del registro divisionales, distribuyendo entre estas últimas los modelos o diseños industriales para los que se solicitaba protección en la solicitud de registro inicial. Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad si ello fuera procedente. Los derechos derivados de los modelos o diseños comprendidos en una solicitud o en un registro múltiple serán independientes uno de otros y, con sujeción a lo previsto en el artículo 15 del presente Decreto-Ley, podrán ser ejercitados, transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente”.

Asimismo el artículo 11 del Decreto-Ley N° 6673/1963, también es modificado por el “Decreto”. Actualmente expresa que “La solicitud de renovación del depósito prevista en el artículo 7 deberá ser presentada no menos de seis meses antes de la expiración del período de vigencia de la protección. Dicha solicitud será acompañada de los mismos requisitos exigidos para el primer depósito”. Por otro lado, el “Decreto” establece que “La solicitud de renovación del registro deberá presentarse dentro del plazo de los últimos 6 (seis) meses de vigencia del mismo. La renovación también podrá ser presentada dentro de los 6 (seis) meses posteriores a dicho término, con el pago del arancel que se establezca.”

Actualmente el artículo 12 Decreto-Ley N° 6673/1963, expresa que “La solicitud de depósito no podrá ser rechazada sino por incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo 10 y concordantes del presente decreto y su reglamentación. La resolución denegatoria del Registro respecto a una solicitud de depósito será apelable ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o ante los Tribunales Federales, siendo la elección de una vía excluyente de la otra”. Por su parte el “Decreto” dispone que “(…) La resolución denegatoria respecto a una solicitud de registro será recurrible ante el I.N.P.I. Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el I.N.P.I. será apelable ante la Justicia Civil y Comercial Federal”.

A su vez es importante mencionar que el artículo 14 del Decreto-Ley N° 6673/1963 es derogado por el “Decreto” (“Articulo 14, Decreto-Ley N° 6673/1963:  Los modelos o diseños industriales depositados o patentados en el extranjero podrán ser depositados en el Registro con los mismos beneficios que se acuerda por el presente decreto a los registrados en el país, siempre que el depósito se efectúe dentro de un plazo no mayor de seis meses desde que se hubiere efectuado la presentación en el país de origen. En estos casos la duración del derecho de exclusividad no podrá exceder a la vigencia de la patente o depósito primitivo. No podrá alegarse derecho alguno de exclusividad para modelos o diseños extranjeros que hayan sido explotados industrialmente en la República Argentina por un tercero, antes de solicitarse el registro en el país de origen”.

Es importante mencionar la modificación del artículo 21 del Decreto-Ley N° 6673/1963, dado que actualmente expresa que “Serán reprimidos con multa de tres mil a cien mil pesos: 1. Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño o sus copias. 2. Quienes con conocimiento de su carácter ilícito, vendan, pongan en venta, exhiban, importen, exporten o de otro modo comercien con los productos referidos en el párrafo anterior. 3. Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus fabricantes. 4. Quienes, sin tener registrados un modelo o diseño, lo invocaren maliciosamente. 5. Quienes vendan como propios, planos de diseños protegidos por un registro ajeno. En este caso de reincidencia se duplicarán las penas establecidas en este artículo.” En este punto, el “Decreto” establece que “Serán reprimidos con una multa mínima equivalente al valor de la tasa o arancel que se perciba por 50 (cincuenta) registros originarios de modelos y diseños industriales, y máxima de 330 (trescientos treinta) de la misma tasa o arancel: a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un modelo o diseño, o sus copias. (…)”. Vemos que de esta forma se busca que el valor de la multa no se vea afectado por la inflación, manteniéndose su valor constantemente actualizado.

Los mantendremos informados acerca de la implementación de esta nueva normativa.